La due diligence nella valutazione del Portafoglio IP

La Proprietà Intellettuale rappresenta sempre più una risorsa strategica per la crescita economica di un’azienda.
Questa circostanza confermata dalla presenza di società – Google, Amazon, Facebook e E-Bay – con sistemi gestionali/organizzativi completamente dipendenti dall’ IP e dai nuovi modelli di business.
Per questa ragione è importante determinare il valore economico del Portafoglio IP, soprattutto nel caso in cui si renda necessario attivare un’operazione straordinaria, quale l’acquisizione d’azienda o un ramo d’azienda.

Questo processo viene svolto attraverso l’attività di Due Diligence seguito poi da un esame tecnico-legale teso a valutarne i risultati e individuare la consistenza del portafoglio stesso.

Che cosa si intende per Due Diligence?

La Due Diligence è un concetto che deriva dal diritto privato e commerciale americano. Traducibile come “dovuta diligenza”, si intende un’attività di indagine e informazione che può svolgersi in vari stadi di un processo investigativo.

Con riguardo alla vendita, cessione o licenza di un determinato asset dell’IP, o in caso di fusione, acquisizione che riguardino diritti di proprietà industriale sicuramente è consigliata la Due Diligence precontrattuale.
La ratio sottesa a questa procedura “investigativa” è quella di reperire informazioni di natura legale, patrimoniale, finanziaria ed economica dell’intera compagine societaria al fine di verificare la fattibilità e la convenienza di un determinato investimento.

Cosa verificare in caso di acquisizione?

L’attenzione va posta principalmente sull’analisi della situazione brevettuale e dei marchi. Così, nel caso si tratti di brevetti [1], si dovrà verificare:

• la titolarità effettiva del brevetto;
• la durata massima e la possibilità di rinnovo, la scadenza e la corretta gestione dei rinnovi e dei pagamenti delle tasse di manutenzione;
• la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto, cioè la novità e l’attività inventiva;
• l’effettiva attuazione dei brevetti;
• l’esistenza o meno di vertenze relative al brevetto, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle stesse;
• l’esistenza di contratti legati al brevetto e i dettagli degli stessi, tra cui la durata, l’eventuale presenza di contenziosi con la controparte contrattuale e il ritorno economico derivante dall’operazione;
• le eventuali licenze, ovvero ai modelli industriali di cui il target faccia uso, verificando se tale utilizzo sia consentito, ed in caso affermativo, se ciò avvenga in quanto il target ne sia titolare esclusivo ovvero in virtù di contratti di licenza d’uso.
  

Per quanto riguarda i marchi, si dovrà verificare:

• l’esistenza o meno di un titolo di privativa (marchio registrato), poiché il cedente potrebbe utilizzare il proprio segno senza averlo registrato (marchio di fatto);
• la titolarità effettiva del marchio;
• la durata, la scadenza e la corretta effettuazione dei rinnovi;
• l’effettivo utilizzo del marchio, al fine di scongiurare ipotesi di decadenza del segno stesso;
• il corretto utilizzo del marchio, cioè con una modalità idonea ad evitare fenomeni di perdita della capacità distintiva o volgarizzazione del segno;
• l’esistenza o meno di segni distintivi potenzialmente in conflitto con quello oggetto di Due Diligence;
• l’esistenza o meno di vertenze relative al marchio, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle medesime;

Interessante è la crescita dell’attenzione da parte delle aziende leader copyright-based per i pacchetti dei diritti autoriali. Interesse che ha giustificato la necessità di procedere alla loro valutazione economica al fine di massimizzarne il valore.

Conclusione

In questa fase di pre-acquisition, la Due Diligence rappresenta il pilastro per la redazione degli accordi di acquisizione (cd. sale and purchase agreement) al fine di giungere al perfezionamento delle operazioni e garantire all’acquirente l’effettivo trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa priva di pendenze e rischi che non siano evidenti.